[특허칼럼] 상표 침해 경고장 받을 경우 대응방안

재미교포 2세가 메타(META) 상표의 권리자로서 상표권을 양도하는 대가로 페이스북(대표 마크 저커버그)으로부터 한화로 약 410억원을 받아서 연일 부러움의 대상이 됐다. 지난 10월 29일 유튜브 채널 미주라는 채널의 구독자 중 LA 포터랜치님의 딸이 얼마 전 메타의 상표권을 3500만달러에 팔았다고 전해왔다고, 댓글로 돈이 입금됐고 연락이 왔음을 알렸다고 한다. 페이스북은 자사의 브랜드를 이참에 완전히 메타로 변경할 예정이다.

반대의 경우로 국내 굴지의 기업이라도 해외 시장을 개척해 들어갈 즈음 상표를 출원하려고 해도 타인이 브랜드를 상표로 이미 선점한 자가 있을 경우, 오히려 선점한 자로부터 경고장을 받을 수 있어 난감해진다. 이와 같이 자신의 상품에 대해 사용할 목적으로 상표를 출원하는 것이 아니라 타인이 사용 중인 상호 또는 브랜드를 상표로써 선점해 타인에게 팔거나 합의금 또는 사용료를 요구하면 악의적인 상표 선점 행위가 된다. 실제로 내가 홍길동인데, 그 이름 좋으니 중국에서는 그가 내 행세하며 사업을 하거나 사업도 하지 않으면서 이름을 가로채고 나서 돈을 달라고 경고장을 보내기도 한다. 이렇듯 국내에서 사용하던 상표를 중국에서 오히려 잃었을 경우 상실감은 더 커진다(손실회피 성향). 이런 상표 브로커에는 대량으로 한국 기업들의 K브랜드를 선점 출원해서 상표권의 매매 수익을 올리는 기업형 대량 선점 브로커가 있고, 중국 현지의 에이전트 또는 협력 업체로 활동하다가 금전적인 이득을 바라고 먼저 상표 출원해두는 상표 브로커도 있으며, 중국 내 한국 제품을 취급하는 소매상 상표 브로커가 있는데 특히 업종별 피해 현황에 따르면 프랜차이즈, 식품, 의류 및 화장품 등의 상표 브로커가 가장 극성이다.

이 같은 경고장을 받게 될 때는 상표권이 아직 살아있는지 여부, 즉 상표의 유효성을 검토할 것을 권장한다. 상표권의 존속기간이 만료되면 상표권이 소멸되는데, 상표권이 포기됐는지 등에 대해 조사할 필요가 있다. 이는 상표권의 상표등록원부를 떼보면 알 수 있다. 또한 경고장을 발송한 자가 상표권의 침해 주장을 할 수 있는 상표권자 또는 전용사용권자인지 파악해야 하는데, 상표등록원부와 아울러 개별적인 확인은 필수적이다. 특히 경고장에서 말한 상표가 사용자가 사용하는 상표와 동일 또는 유사한지와, 지정상품의 동일, 유사여부를 판단해 침해가 성립하는 지 여부를 파악하게 된다.

또한 상표법 제90조에 의하면 상표권 효력 제한 사유를 열거한다. 1)자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표. 상표권의 설정 등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 사용하는 경우에는 적용하지 아니함. 2)등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품의 보통명칭·산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표. 3)입체적 형상으로 된 등록상표의 경우에는 그 입체적 형상이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 경우에 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 등록상표의 입체적 형상과 동일·유사한 형상으로 된 상표. 4)등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 대해 관용하는 상표와 현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도로 된 상표. 5)등록상표의 지정상품 또는 그 지정상품 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새로 된 상표 등의 경우이다. 중요한 사실 중 하나는 사용하고 있는 상표가 경고장의 상표 권리 출원일보다 먼저 사용하고 있었다면 선 사용권자로서 상호 등을 계속해 사용할 수 있다.

일부의 경우에는 상표등록을 받을 수 없는 상표임에도 특허청 심사관의 판단상 착오로 인해 등록돼 상표등록에 관한 무효사유를 안고 있는지 여부를 검토해 만일 무효가 되면 상표권은 처음부터 없었던 것으로 돼 상표권의 침해에서 벗어나게 된다.

또한 정당한 권한이 없는 자가 타인의 미등록 유명상표의 신용에 덩달아 편승하고자 해당 유명상표에 대한 상표권을 형식상 취득해 오직 정당 사용자의 영업을 방해할 목적으로 정당 사용자에게 권리행사를 하는 경우에는 상표권의 권리남용이 적용돼 침해가 아닌 것으로 취급받을 수 있다.

놀랍게도 문화방송에서는 예능 프로그램 ‘환불원정대’와 ‘놀면뭐하니?’ 상표를 8건이나 출원했고, 씨제이이엔엠에서는 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블록 You Quiz On The Block’을, 조선방송에서는 ‘골프왕’을, 한국교육방송공사에서는 ‘세상에 나쁜 개는 없다’를, 케이비에스미디어에서는 ‘해피 선데이 1박2일’을 발빠르게 출원해 등록을 받았다. 불필요한 상표분쟁을 줄이기 위해서는 그들의 상표 브로커보다 우선적으로 국내외 상표 출원을 해두는 것이 바람직하다

출처 : 천지일보(http://www.newscj.com)